深度报告|2019年中国申请人在美“商标异议”数据总览及裁决简析

来源:作者: 日期:2020-7-28 16:07:08 浏览:16

导读:

由于企业的发展需求,不少中国企业为了合法、有效地在海外进行贸易活动从而进行商标申请。而部分申请人在商标申请时会被异议,查阅美国专利商标局的财报,我们发现了一组有关商标异议的数据,2019年中国申请人中有943件商标被异议,其中放弃答辩的竟有904件!



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中国企业在美进行经营活动的大趋势


随着经济一体化的深入,越来越多的中国企业跨出国门,融入到世界经济的大潮之中。其中,不少中国企业计划在美开展商贸经营活动。同时,由于知识产权意识的提高,大部分中国企业在美进行商业活动时会提前进行商标注册。


根据美国专利商标局公布的财报显示,中国申请人于2019财年(2018年10月1日至2019年9月30日)在美国的申请类别量一共是76334件,占所有美国申请的11.34%,注册类别量是47319件。中国企业在美进行商业活动是大势所趋,美国是中国企业跨出国门的热门考虑国家。



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2019年中国申请人在美商标异议情况


显而易见,中国申请人在美申请量大是不可否认的事实,在美的商标申请占到了全美申请的11.34%。但是,随着对数据的进一步分析,在美”商标异议“的数据引起了我们的关注。


2019年中国申请人公告的商标有57899件,截止目前(2020年7月24日)成功注册的有52646件,其中仍有效的是52598件。2019年公告后截止到目前(2020年7月24日)已处于无效状态的商标有2842件,其中943件由于被异议导致无效。


被异议之后放弃答辩的有904件申请,撤回申请的有15件,经谈判和解后撤回异议的有2件,因未指定美国律师无效的有10件(注:自2019年8月3日起,所有外国商标申请人、注册人以及商标审判和上诉委员会程序中的当事人必须由获得美国执业许可的律师代理),答辩之后未参加披露会议无效的11件,送达失败无效的有1件。


这943件被异议导致无效的商标中,各地区申请人统计数量如下:


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中国申请人在美裁决节选


2019年中国申请人在美国一共有943件由于被异议导致无效,这主要是因为美国商标异议程序的特点所决定的。


简单来说,英美法系的商标异议与中国的商标异议程序是截然不同的。


在中国,商标被异议后,即使商标申请人不进行异议答辩,商标主管机关也会根据异议人提出的事实理由及有关证据进行裁决,然而,在英美法系的国家则不同,异议人提出反对后,被异议人必须进行下一步法律程序,如果不继续法律程序,根据法律规定,是直接裁决商标申请无效的。


2019年美国商标审判和上诉委员会(TTAB)一共做出629件裁决。从2019年裁定的案例审查时间来看,美国商标异议的审查周期一般为14个月。


其中涉及中国申请人的裁决有6件,包括驳回复审案件。


异议案例一



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耐克公司于2019年3月11日对申请商标提出异议。


主要理由为:一、与异议人在先取得的合法权利冲突;二、异议人对商标的使用和注册均早于申请人,申请人在提交申请时已知晓异议人商标的存在;三、申请商标的注册将会造成消费者的混淆误认,损害异议人权利。


申请人提交答辩,否认两者之间的商标近似度和商品相似性,并指出异议人在大部分广告中并未使用注册商标。


本案中,双方确定走加速审查(Accelerated Case Review)程序加快案件进程。异议人提交的证据包括在先商标的广告、宣传、销售证据,社交媒体上的宣传、赞助知名运动员等。申请人阐述了商标设计和选择的背景及原理等,没有提交证据。

TTAB审判员认为两者高度近似,申请人商标内部的牛头图形与异议人商标极为近似,甚至相同,两者之间的区别在于申请人商标多了一层外部轮廓,但仍不能否认两者之间的相似度极高。商品部分相同,且两者的商品均没有进行限制,因此推定两者享有相同的销售渠道和消费受众。


因此,本案中判定异议成立,申请商标不予注册。


点评:本案主要是商标近似异议,即使在中国,这两件商标一般也会被认定为近似商标,但本案的主要亮点是加速审查程序,对于美国商标异议来说,每一个法律程序都要走完否则会直接判输,这一特点使得中国很多申请人望而却步,而采用加速审查程序则会加快案件进程,进而省去一大笔律师费用。


异议案例二



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Grendene S.A.于2017年12月13日对申请商标提出异议。


主要理由为:一、与异议人在先取得的合法权利冲突;二、申请商标的使用将冲淡异议人商标与商品之间的独特联系,损害其商业价值和声誉。


申请人提交答辩,否认两者之间的商标近似度和商品相似性。


本案中,异议人提交的证据包括在先商标的各国注册和销售情况,第三方注册的商标同时保护申请人和异议人商品等。申请人没有提交证据。


TTAB审判员认为“MELISSA”作为女子名是申请商标的显著部分,“& LUST”只是作为后缀补充,因此与异议人商标“MELISSA”构成近似。异议人的商品“鞋”与申请人的商品“袜子,睡衣,内衣”等可能享有相同的销售渠道和消费受众,消费者会认为两类商品享有单一的生产和/或销售来源。此外,申请人保护的“以日常用品为主的在线零售商店服务”范围较大,包括了异议人的“鞋及其配件的零售商店服务”。


因此,本案中判定异议成立,申请商标不予注册。


点评:本案是常见的商标近似的异议案,值得关注的是,在美国,商标申请时选择的保护商品项目是不区分群组,即商标类别不像中国一样设置商品群组,因此,在申请和异议等法律程序,均是以是否构成相同的销售渠道、消费受众等因素来考量商品类似的情形,本案即是这一典型案例,内衣与鞋是容易被认定为类似商品进而造成市场混淆的。


复审案例三



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驳回理由:申请商标与引证商标“GYMBOSS”构成使用在类似商品上的相同/近似商标。


申请人辩称:申请人商品与注册人商品的销售渠道不同,并列举第三方销售申请人商品的同时并不会销售注册人的商品。且间歇训练计时器多于智能手表、活动追踪器等商品一同销售。


TTAB审判员认为申请商标与引证商标“GYMBOSS”在文字构成、呼叫、排序等方面几乎相同,构成相同/近似商标。申请人的“锻炼身体肌肉器械;锻炼身体器械;健身器材”等与引证商标的“运动用间歇训练计时器”都属于健身/运动器材,两者之间存在相关性。申请人和注册人的商品也可以搭配使用,即使用申请人的健身器材进行锻炼时佩戴着注册人的计时器。此外,审判员列举了同一第三方品牌既同时销售申请人商品,也同时销售注册人的商品,表明两者的商品享有相同的销售渠道的可能。


因此,申请商标的注册申请予以驳回。


点评:在美国,有些商标指定保护的商品项目比较宽泛,如本案保护的是运动用间歇训练计时器,由于没有商品分类群组,因此审查员依然根据商品的功能、用途及销售特点等来判定是否构成冲突。


复审案例四



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驳回理由:申请人商品不完全由“SILK(丝绸)”制成,商标中的SILK会误导消费者,产生欺骗性,因此驳回在25类商品上的注册申请。


申请人辩称:“SILK ROAD”(丝绸之路)作为历史名词已被众多消费者熟知,具有特定含义,“NEW SILK ROAD(新丝绸之路)”中的“SILK(丝绸)”一词不能孤立地从整体分开对待。


TTAB审判员认为采纳了申请人的观点,撤销审查员的驳回决定,核准申请商标在25类的注册。


点评:有时候审查员也会出现断章取义的情况,积极争取是申请人最好的武器。


复审案例五



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驳回理由:由于“OFF ROAD”意为越野的,保护在轮胎产品上缺乏显著性,申请商标的显著部分“FURY”与引证商标“GOLDEN FURY”构成使用相同商品上的近似商标。


申请人辩称:“FURY“在商标中的排序不同。商品方面,申请人是越野用轮胎,注册人是普通轮胎,两者的性质不同。研究表明,消费者会花费大量时间在轮胎的选择上,并倾向于根据车辆类型选择轮胎。


TTAB审判员认为引证商标中的“GOLDEN”作为形容词修饰名称“FURY”,“GOLDEN”相较于“FURY”而言显著性较弱,而“FURY”作为申请商标的显著部分,与引证商标的主体“FURY”相同,因此申请商标与引证商标构成近似商标。商品对比仅限于申请和注册在册的商品,而不对提交证据里的商品进行对比分析。普通消费者对于轮胎这种产品未必有较强的品牌识别力。


因此,申请商标的注册申请予以驳回。


点评:本案值得注意的是,在商标驳回复审案中,审查员仅仅是比对商标与商标之间的区别,分析是否可能构成混淆,提供的使用证据对这类案例往往作用不大。


复审案例六



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驳回理由:申请商标与引证商标“DIRTY LAUNDRY”构成使用类似商品上的相同商标。


申请人辩称:列举在先相同商标保护不同商品注册成功的例子。


TTAB审判员指出服装与鞋经常出现在同一销售场合,众多品牌网站显示在同一品牌下既销售服装又销售鞋,因此在一定程度上,消费者会认为两类商品是享有单一的生产和/或销售来源。其他商标的注册情况不作为本案审判的依据。


因此,申请商标的注册申请予以驳回。


点评:本案焦点依旧在于衣服与鞋是否构成类似商品,我们知道,在中国是分在不同类似群组的,因此申请商标往往是可以被接纳的,然而,在美国,不存在商品类似群组,主要依靠官方审查员针对商品功能、用途及销售渠道等特点来进行分析,而美国一般是将服装与鞋判定为容易造成消费者混淆的商品。当然,中国在商标异议、无效案中,也会根据实际情况而作为裁决,并非全部依照类似群组,因此,在这类案例中,还是要依靠专业的机构帮助申请人作为正确的选择!







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总结


由于知识产权意识的提高,越来越多的中国企业在美进行商业活动时会提前申请商标。而当商标申请遇到异议时,绝大多数的中国申请人综合考虑各方面因素后放弃了自身的商标权益。


从2019年审查结束的案例中来看,仅1件商标驳回案最终改判了,其余则全军覆没,我们认为,这主要还是因为大量的商标申请在异议程序之初就自动放弃了,如果能够走完程序,相信最终中国企业在美国申请商标胜诉的机会将大大提高。







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